诚实信用原则在商标案件中的适用 ――基于“优衣库”侵害商标权纠纷案的思考
发布时间:2019-10-08 来源:中国商标专网-专利 浏览次数:1171 作者:小编
案 情
当事人:
再审申请人(一审被告、二审上诉人):优衣库商贸有限公司(下称优衣库公司)
被申请人(一审原告、二审上诉人):广州市指南针会展服务有限公司(下称指南针公司)、广州中唯企业管理咨询服务有限公司(下称中唯公司)
一审被告、二审被上诉人:优衣库商贸有限公司上海月星环球港店(下称优衣库月星店)
指南针公司、中唯公司一审共同诉称:优衣库公司与优衣库月星店未经许可,在相同商品上及相关网络推广宣传中使用与涉案注册商标相同的标识,侵犯了指南针公司、中唯公司享有的注册商标专用权,故诉至一审法院,请求判令优衣库公司、优衣库月星店:1.立即停止侵犯商标专用权的行为;2.共同赔偿经济损失以及为制止侵权所支付的合理费用共计163,197元。
优衣库公司、优衣库月星店一审共同辩称:一、首先,两被告使用的被诉侵权标识属于对产品特性介绍的文字说明,并非用来表明产品的来源,不属于商标性使用;其次,涉案注册商标与上述被诉侵权文字说明标识之间在视觉感知、读音、涵义等方面均具有显著区别,两者不构成相同或近似;再次,两原告从未实际使用过涉案注册商标,相关消费者对使用涉案注册商标的商品也不会产生任何认知。而所有“优衣库”品牌商品仅通过直营店或者网络专卖店进行销售,且所有直营店、网络专卖店均统一并突出使用了“优衣库”商标。鉴于“优衣库”品牌在国内享有的较高知名度、美誉度,消费者在进入店内进行消费时,已经认知店内商品均来源于第3002206号“UNIQLO”商标及第3012401号“优衣库”商标的权利人。因此,即使被诉侵权标识与涉案注册商标构成相似,相关消费者也不会产生涉案商品来源于两原告的混淆和误认。二、本案属于两原告利用涉案注册商标恶意索赔的案件,就相同的事实理由两原告已在全国各地启动多个诉讼程序,其行为对两被告的正常经营产生了重大影响。三、《中华人民共和国商标法》(下称商标法)的立法宗旨在于鼓励商标的注册、使用,而两原告持有的注册商标达2600多件,完全不是正常经营所需,而是将商标作为商品买卖。且两原告在与被告协商涉案注册商标转让事宜时要求高额转让费,现两原告通过诉讼对被告施压以转让商标获利,其行为完全不符合商标法的立法目的。综上所述,两被告请求驳回两原告的全部诉讼请求。
2014年4月11日,迅销公司就涉案注册商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)提出无效宣告申请。商标评审委员会于2016年1月11日作出商评字[2016]第1610号关于第10619071号“UL”商标无效宣告请求裁定,维持涉案注册商标的注册。迅销公司不服上述裁定,提起行政诉讼。北京知识产权法院作出(2016)京73行初909号行政判决,认为:“中唯公司申请注册了1931件商标,指南针公司申请注册了706件商标,其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似......指南针公司、中唯公司曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标,并向迅销公司提出诉争商标转让费800万元”“指南针公司、中唯公司超出经营范围,非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标,还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利,其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益,并不当占用了社会公共资源,构成商标法第四十一条第一款规定的‘以其他不正当手段取得注册’的情形”,判令商标评审委员会重新作出裁定。中唯公司不服一审判决,提起上诉。北京市高级人民法院于2018年1月26日作出(2017)京行终5603号判决:驳回上诉,维持原判。2018年8月6日,原国家工商行政管理总局商标局发布第1610期商标公告,该期公告显示涉案注册商标在全部商品上宣告无效。
审理结果
审判决:一、优衣库公司停止侵权行为。二、驳回指南针公司、中唯公司其他诉讼请求。
审判决:驳回上诉,维持原判。
再审判决:撤销一、二审判决,驳回指南针公司、中唯公司全部诉讼请求。
审裁判理由
商标法(2013年修正)第七条规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”虽然前述商标法于2014年5月1日施行,但作为民事基本法,《中华人民共和国民法通则》早在1986年即已规定“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”。民法基本原则在整个法律体系中发挥基础性和全局性的作用,商标领域也不例外。诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。一方面,它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值,并保护在此基础上形成的财产性权益,以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利;另一方面,它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺,在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面,它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利;另一方面,它又要求当事人在不损害他人合法权益和社会公共利益的前提下,善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关主张不应得到法律的保护和支持。
本案中,根据查明的事实,指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后,目标明确指向优衣库公司等,意图将该商标高价转让,在未能成功转让该商标后,又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由,以基本相同的事实提起系列诉讼,在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉,利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点,形成全国范围内的批量诉讼,请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿,主观恶意明显,其行为明显违反诚实信用原则,对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益的行为,依法不予保护;优衣库公司关于指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立,予以支持。二审法院虽然考虑了指南针公司、中唯公司的恶意,判令不支持其索赔请求,但对其是否诚实信用行使商标权,未进行全面考虑,适用法律有所不当,予以纠正。
重点评析
本案系2018年中国法院10大知识产权案件之一,最高人民法院在本案中明确指出,诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。对违反诚实信用原则,恶意注册商标,并借用司法资源以商标权谋取不正当利益的行为,依法不予保护。追溯来看,诚实信用原则在我国商标法中从间接到直接、从无明确规定到有直接条款经历了一系列过程,其不仅有原则性规定,而且还有具体条款对其精神予以进一步贯彻和延伸。特别是本案,在侵害商标权民事纠纷案件中直接适用诚实信用原则,取得了很好的法律效果和社会效果。
一、诚实信用原则的入法本意
一般认为,世界各国的商标取得体制主要包括注册体制、使用体制以及混合体制。[1]其中,注册体制是指取得商标专用权的主要方式为通过国家商标主管部门获准注册。我国1982年商标法确立了通过注册取得商标专用权的制度,即在我国,通过申请注册即可取得商标专用权,并不要求该商标已经实际使用。这也是本案中唯公司能够申请注册1931件商标、指南针公司能够申请注册706件商标的原因之一。从此例即可发现,注册体制虽具有统一的公示制度,但其在便捷商标注册、提高商业活动效率的同时,亦会引发商标的“抢注”与“囤积”。据国家知识产权局战略规划司《知识产权统计简报》显示,截至2019年7月底,我国有效注册商标量已达2328.1万件。实践中,非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积商标,通过商标转让、诉讼等手段谋取利益的情形比比皆是。对此,2013年修正的商标法第七条第一款明确规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。在商标法中重申和明确诚实信用原则,根据立法机关的解释,也是为了规制实践中较为严重的恶意注册商标、侵害他人商标专用权等违反诚实信用原则的情况。[2]从司法适用的角度来看,诚实信用原则具有确立行为规则、填补法律和合同漏洞、衡平、解释、降低交易费用和增进效率的功能。[3]具体到商标法领域,作为一项法律原则,诚实信用原则对商标注册和使用人及其相关行为均提出了要求,其不仅能够对商标法具体条款的理解和适用提供指引,亦可在法律规定不足的情况下填补法律漏洞。[4]可见,诚实信用原则在商标纠纷案件中适用的意义和价值主要体现在三个维度:一是在商标的申请、使用、管理、保护等各个阶段贯彻诚实信用的价值导向;二是指导有关商标注册和使用的具体规范的理解和适用;三是在商标法其他具体法律条款无法提供适用依据时直接作为民事裁判的依据。
二、诚实信用原则在侵害商标权纠纷案件中的适用
与侵犯注册商标专用权有关的行为体现在商标法第五十七条的规定中,除此之外,商标法第十三条、第十六条在处理与驰名商标和地理标志有关的商标侵权案件中也被实际援引。但实践中,侵权行为的样态多种多样,前述条款因具备各自的构成要件和调整范围在适用时清晰明确,但也导致其规制范围有限,无法穷尽或涵盖实践中存在的各种违反诚实信用原则的行为。因此,在侵害商标权纠纷案件中正确理解和适用诚实信用原则,对于保护正当权利人合法权利、制止商标权利滥用以及维护健康稳定的市场竞争秩序具有重要意义。
事实上,法律原则尤其是诚实信用原则在我国早已进入司法实践。在《最高人民法院公报》1990年第3期公布的“莒县酒厂诉文登酿酒厂不正当竞争案”中,由于当时尚未制定反不正当竞争法,山东省高级人民法院随即援引民法通则第四条诚实信用原则条款作出了裁判,此后援引诚实信用原则裁判的司法案例亦不少见。[5]例如,在“歌力思”侵害商标权纠纷案中,最高人民法院提审认为,歌力思公司在本案中的使用行为系基于合法的权利基础,使用方式和行为性质均具有正当性,在此基础上,杭州银泰公司销售被诉侵权商品的行为亦不为法律所禁止。而作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者,王某对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低,其在手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标的行为难谓正当。王某以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉,构成权利滥用。鉴于此,最高人民法院在判决中明确指出,诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则,民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。[6]又如,在上诉人宁波市鄞州菲迅电动车有限公司(下称菲迅公司)与被上诉人浙江菲利普车业有限公司(下称菲利普公司)等侵害商标权纠纷案中,宁波市中级人民法院经审理认为,商标的注册和使用应当遵循诚实信用原则。菲利普公司依法享有“PHILLIPS”“菲利普”及狮子图形系列商标权,该系列商标核定使用的商品包括电动车等,且“PHILLIPS”系列商标历史悠久,经过长期的使用积累了一定的知名度和商誉。菲利普公司授权其他公司贴牌生产菲利普电动车专用电池,授权公司在其生产的电动车配件蓄电池上使用“PHILLIPS”“菲利普”及狮子图形系列商标,具有正当性和合理性。反观菲迅公司,其作为一家电动车制造企业,申请多个带有“PHILLIPS”“菲利普”字样及狮子图形的商标的行为具有攀附“PHILLIPS”及“菲利普”电动车商誉的故意,违反了诚实信用原则。菲迅公司获准注册第10967672号商标后提起侵权诉讼,其行为难言正当,属于对其注册商标专用权的滥用。[7]
值得注意的是,作为一项法律原则,诚实信用原则因内涵及外延的非局限性使其能灵活调整规制各种违反诚实信用行为的同时,亦增加了法律适用的不确定性,故需对其在侵害商标权纠纷案件中的适用条件作出一定的规范。首先,从适用前提上来看,“穷尽法律规则,方得适用法律原则。”“对于某一案型,法律本有具体规定,而适用该具体规定与适用诚实信用原则,均能获得同一结论时,不适用该具体规定而适用诚实信用原则。此种现象应予禁止。”[8]在此亦有此意,即应防止诚实信用原则“向一般条款逃逸”,只有在没有其他具体法律规范依据的情况下,方可直接适用商标法第七条第一款的规定来作出裁判。其次,从调整范围上来看,“申请注册和使用商标”均应当遵循诚实信用原则,故其在侵害商标权纠纷案件中的适用范围具有灵活性,可以涵盖实践中形形色色的非诚信行为。比较常见的适用情形便是通过认定构成滥用商标权来达到保护在先权利和合法利益、维护公认的商业伦理和职业操守、遏制市场主体利用商标许可或转让等牟取不正当利益、维护健康稳定的市场竞争秩序等效果,本案便是其中的典型。最后,从说理论证上来看,鉴于诚实信用原则直接作为裁判依据在某种程度上赋予了法官较大的自由裁量权,故为了使其在个案适用中更具有正当性和规范性,法官须对此作出充分的论证与释明。具体而言,法官应以证据所证明的案件事实为依据,且在认定事实时须特别注意考察行为人的主观状态及案件中所涉各方面利益的衡量,并在裁判文书中对诚实信用原则本身、诚实信用原则与案件事实之间的关系、案件事实与裁判结果之间的关系等进行充分地说理论证,不可随意“自由心证”,以免造成负面影响。
三、诚实信用原则在商标授权确权程序中的适用空间
商标法第七条第一款是法律明文规定的诚实信用原则条款,即诚实信用原则的总条款。除此之外,商标法还在其他具体条款中对诚实信用原则作了进一步延伸和细化,主要包括商标法第十三条、第十五条、第十九条、第三十二条以及第四十四条第一款等。由于民事侵权行为一般不采用法定原则,故依据原则条款认定侵权行为并无问题。[9]不同于此,对于商标授权确权程序而言,在商标法第七条第一款仅是从基本原则的意义上规定诚实信用原则的情况下,其并非是商标法所列举的提出商标异议或者宣告商标无效的理由,故单独直接将该条款作为裁判依据存在一定的障碍。究其原因,其一在于对依法行政原则的遵从,一方面避免增加商标异议或无效事由的不确定性,另一方面避免诚实信用原则条款的滥用;[10]其二在于通过对前述商标法第十三条、第十五条、第十九条、第三十二条以及第四十四条第一款等具体条款的解释与适用已足以调整实践中目前所存在的非诚信注册的行为。同时,2019年修正的商标法第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,且最高人民法院亦提出根据商标注册应有真实使用意图的精神,探索适用商标法第四条制止申请人囤积商标。可见,在目前商标法的框架下,尚缺少在商标授权确权程序中单独直接将商标法第七条第一款作为裁判依据的空间。实践中的做法亦是如此。例如,在上诉人商标评审委员会、中国美国商会与被上诉人美国俱乐部商标异议复审行政纠纷一案中,北京市高级人民法院在阐述了商标法第七条“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则,亦是商标申请注册、核准和商标使用都应当严格遵循的基本准则。自然人、法人和其他组织申请注册和使用商标,必须诚实、善意、讲信用,行使权利不得侵害他人与社会的权益,履行义务应信守承诺和遵循法律规定”之后,依据商标法第四十四条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的规定,最终认定该案中诉争商标的申请注册不应予以核准。[11]因此,目前来看,在商标授权确权程序中,诚实信用原则可以指导有关商标注册和使用的具体规范的理解和适用,但特定行为的定性和法律后果的确定还是要依据相应的法律规范。[12]
注 释
[1] 王太平:《商标法:原理与案例》,北京大学出版社2015年版,第178页。
[2] 董晓敏:《大规模抢注行为的法律规制》,载《法律适用》2017年第21期。
[3] 王利明:《民法总论》,中国人民大学出版社2013年版,第55页。
[4] 梁慧星:《诚实信用原则与漏洞补充》,载《法学研究》1994年第2期。
[5] 刘庆辉、韩赤风:《商标授权确权程序中诚实信用原则的适用》,载《北京社会科学》2015年第11期。
[6] 参见最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书。
[7] 参见浙江省宁波市中级人民法院(2017)浙02民终2164号民事判决书。
[8] 梁慧星:《民法解释学》,中国政法大学出版社1995年版,第311页。
[9] 王艳芳:《论新商标法的民事适用》,载《知识产权》2013年第11期。
[10] 王艳芳:《论新商标法的民事适用》,载《知识产权》2013年第11期。
[11] 参见北京市高级人民法院(2016)京行终2819号行政判决书。
[12] 王艳芳:《论新商标法的民事适用》,载《知识产权》2013年第11期。(董欣)
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